특허를 공동으로 소유하는 소위 '공유 특허'는 기업 현장에서 자주 보게 된다.
특허도 재산권의 일종이므로, 권리를 복수의 당사자가 공유하게 되는 상황은 얼마든지 있을 수 있다.
다만 무체재산권인 특허가 갖는 특수성 때문에, 특허법은 '공유 특허'에 대해 통상의 재산권과 다른 제약 조건을 여러 형태로 규정하고 있다. 이러한 제약이 예상치 못한 큰 불편이나 갈등을 야기하기도 한다.

이에 공유 특허에 대해 이하해고, 그 장단점이나 활용에 대해 검토해본다.

1. 공유 특허에 대한 이해

1-1. '공유 특허'란 
말 그대로 하나의 특허권을 복수의 주체가 공동으로 소유한 특허를 가리킨다.
통상 특허출원 당시부터 공동 명의로 출원하여 공동으로 등록받은 경우가 일반적이지만,
특허권의 지분을 양도하여 공유 특허로 되는 경우도 적지 않다.

'공동 출원'은 발명자가 복수로 존재하는 경우 즉 발명을 공동으로 한 경우의 특허출원이 일반적이며,
때로는 발명자가 자신의 '특허를 받을 권리'를 타인에게 일부 양도한 경우에도 공동 명의로 출원하여 발생할 수 있다.

1-2. '공유 특허'의 지분
권리에는 당연히 지분이 존재한다. 일반적으로 특별한 약정 없이 공동으로 출원을 하면 지분은 균등한 것으로 본다.

1-3. 공유 특허의 사용
공유 특허에 대해서는 각 공유자가 그 발명에 대해 자유로이 실시할 수 있다.
지분의 크기에 따른 차별은 없다.
실시란 그 발명 기술에 관한 물건이나 방법을 생산, 사용, 양도, 대여 등을 하는 행위이다.

공유 특허권자의 실시는 공유 특허권자가 스스로 실시하는 것을 의미한다.
다만 공유 특허권자 자신을 위해서만 제3자에게 사용하게 할 경우에는 자신의 '일 기관'으로서 위탁하는 행위에 해당하므로 자신의 실시로 간주된다.

1-4. 공유 특허권의 양도, 실시허락 등
각 공유 특허권자는 자신의 지분을 타인에게 양도하거나 제3자(일 기관으로서가 아닌)에게 실시하게 할 경우, 다른 공유 특허권자의 동의를 얻어야 한다.
다른 공유 권리자의 이익을 보호하기 위해서이다.

이는 공유 특허권의 활용에 있어 가장 중요한 제약이다.

2. 공유 특허에 대한 의문점

2-1. 타 공유 특허권자에 대한 보상 의무?
각 공유 특허권자는 특허발명을 자유로이 실시할 수 있다.
그래서 각 공유 특허권자가 특허의 실시 규모나 그로부터 얻는 이익에 차이가 존재할 수밖에 없다. 
그럴 때 이익이 많이 얻은 공유 특허권자는 다른 공유 특허권자에게 보상을 하여야 하는가?

원칙적으로 그런 보상을 하여야 할 의무는 없다.
다만 공유 특허권자들이 사전에 계약 등으로 합의를 해두었다면, 그에 따라야 한다.
대학이나 국책연구소 등은 기업과 공동으로 특허를 취득하는 경우가 많고, 그럴 경우 대학 등은 실시를 하지 않기 때문에, 거의 예외 없이 기업이 실시 규모에 따른 보상(불실시보상권)을 계약으로 규정하고 있다.

2-2. 타 공유자의 동의 없이 실시권을 허락한 경우
이 이유로 종종 분쟁이 발생한다.
타 공유자의 동의 없이 어느 한 공유권리자의 허락만 받은 실시권자는 정당한 실시권을 취득한 것이 아니다.
따라서 다른 공유권리자의 입장에서는 특허 침해가 성립한다. 민형사상의 제재를 받을 수 있다.

다만 앞에서 언급한 바와 같이, 실시를 허락한 공유권리자에게만 납품을 한다면, 그의 '일 기관'에 해당하므로 특허침해의 문제는 발생하지 않는다.

2-3. 공유 특허의 장점?
- 하나의 특허로 여러 공유 권리자들이 자유롭게 실시할 수 있다는 점이 가장 기본적인 장점이다. 
이러한 복수 권리자의 자유 실시는 각자가 활발히 마케팅 영역을 확장할 수 있으므로, 하나의 기술에 대한 전체적인 시장 지배력이 더욱 넑고 또 강해질 수 있다.

- 그리고 이러한 공유 특허가 나오기 이전 혹은 그 이후에, 공유 특허권자 상호 간의 기술적 혹은 비즈니스 전략적 협력 관계가 이미 존재하였거나 더 돈독해질 수 있다는 것도 또 하나의 장점이라 할 수 있다.

- 국책 연구기관 등과 공동의 권리를 가진 경우에는, 그 연구기관의 신뢰를 이용할 수 있는 장점을 누릴 수 있다.

2-4. 공유 특허의 단점?
- 우선, 특허의 처분권을 제한받는다는 점이다.
다른 공동 권리자의 동의를 받지 않으면, 특허권에 대한 자신의 지분을 자유로이 양도할 수 없고, 타인에게 실시하게 할 수도 없다.

- 또한 생산능력, 마케팅 역량 등이 타 공유권자에 비해 열세인 경우에는 특허의 실시에 따른 이익이 상대적으로 적어진다.
동일한 시장에서 경쟁하여야 할 경우라면 크게 마음 상하는 상황이 발생할 수 있다.

3. 공유 특허에 대한 고려 사항
위에서 언급한 바와 같이, 공유 특허는 장점도 분명히 존재하지만, 권리의 활용면에서 제약이 크고 실시 상황에서 갈등의 소지를 안고 있다.
그래서 공유 특허는 신중하게 결정하여야 한다.

-  발명을 공동으로 하여 '특허를 받을 권리'가 공유이면, 공동 출원이 불가피하다.
공유 특허의 장점을 누리면서 단점의 제약에 구속될 수밖에 없다.

공동 발명임에도 어느 한 쪽이 단독으로 출원하여 특허를 받아서 문제가 되는 경우가 있다.
공동 발명의 단독 출원은 정당권리자의 출원이 아니다. 특허 무효 사유가 될 수 있다.

-  특허권이나 '특허를 받을 권리'를 우리 측이 가지고 있고 상대가 공유 혹은 공동 출원을 바란다면, 가능한한 거절하는 것이 바람직하다.
실시권의 제공, 독점 납품계약 등 다른 방안을 모색해보는 것이 좋다. 실시권이나 계약 등은 기간, 실시범위, 물량 등을 마음대로 정할 수 있기 때문이다.

- 상대방이 특허권 등을 가지고 있고 공유를 제공할 의사가 있을 때는, 비용 부담 등이 크지 않으면 두 말 없이 적극적으로 받아들이는 것이 좋다. 
공유 특허의 장점은 누리면서 단점은 상대방이 거의 부담하게 될 것이기 때문이다.

- 역량의 격차가 큰 경우
개인이 발명자이고 공유를 원하는 기업이 상대적으로 큰 기업일 때 특히 신중하여야 한다.
개인은 사실상 발명의 의미있게 활용하기 못한다. 그러나 상대 공유 권리자는 충분한 생산이나 마케팅 능력을 가지고 대규모 실시를 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 개인은 원칙적으로 아무 것도 요구할 수 없다.
이런 경우에는 큰 기업의 실적에 비례한 보상을 받을 수 있도록 계약 등으로 조치를 취해 두는 것이 바람직하다.

(이상)

** 공유특허 관련 분쟁 사례들

- 사례1
A와 B가 공동으로 발명하고 특허를 공유하였다.
A는 개인회사를 B는 자신이 설립한 법인 C의 경영자가 되어 해당 특허에 관련한 제품을 생산하는 사업을 각자 영위하였다.
두 사람의 사이가 나빠져, A는 B가 설립한 법인 C를 상대로 특허침해 소송을 제기하였다. 
법인 C의 특허침해가 인정되었다.

- 사례2
발명자 D는 그의 발명에 대해 그가 근무하던 기업 E와 공동으로 특허출원하고 특허를 공유하였다.
발명자 D가 갑자기 사망하자, D의 미망인 F는 기업 E에게 특허사용료를 요구하다, 뜻대로 되지 않자 공유 특허권 분할청구 소송을 제기하였다. 이에 대해 대법원 판결의 요지는 다음과 같다.
"공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다. "

** 관련 법조항

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.
② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항ㆍ제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항ㆍ제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.  <개정 2016. 2. 29.>
② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.
③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

출처: https://athenae.tistory.com/1492 [허성원 변리사의 특허와 경영이야기]